La vulgarización de la marca como causa de caducidad

Chupa Chups Vulgarizacion de la Marca

Las marcas juegan un papel fundamental en el mercado al ser los elementos que permiten a los consumidores diferenciar un producto o servicios de otros con similares características entonces, ¿qué es la vulgarización de la marca?

Si partimos de la definición de marca que nos da el artículo 4.1 de la Ley de Marcas vemos qué función exacta cumple la marca y cuáles son sus requisitos principales.

Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Tal y como se deduce del tenor literal, la función principal de este título de protección de la Propiedad Industrial es la distinción en el mercado. Por lo tanto la vulgarización es aquel fenómeno cuando la marca pierde esta función individualizadora. Es decir cuando en lugar de referirnos a un producto con su nombre lo hacemos con el de su marca. Obviamente esto no se hace, ni se puede probar, de forma instantánea, requiere de una reiteración en el tiempo que sea apreciable por un tribunal, órgano único que puede declarar la caducidad por esta causa.

Entre los motivos de caducidad que se enuncian en el artículo 55.1 de la Ley de Marcas encontramos, en el apartado d), el siguiente texto

Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.

Por ello se requiere que el titular contribuya a esta vulgarización de una forma activa o pasiva. Como ejemplo nos comentaba mi profesor de Derecho de Mercado Iván Sempere que los responsables de la marca Chupa Chups hacían referencia a ella públicamente como “Caramelos con palo Chupa Chups”. ¿Quién para referirse a un caramelo con palo no utiliza “Chupa Chups”? Es precisamente el propio titular de la marca el que de forma activa debe evitar la vulgarización con actos que, de forma efectiva, lo pongan de manifiesto.

Como ratificación de lo anterior dice la STS 2651/2014

Conforme a los artículos 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 y 55, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , para que tenga lugar la caducidad de la marca por vulgarización, es necesario, además de que el signo se hubiera convertido en el comercio en la designación usual del tipo a que pertenece el producto o servicio para el que fue registrado, que ello haya sido como consecuencia de la propia conducta, activa o pasiva, del titular.

Com curiosidad en la edición propuesta para la 22ª edición del Diccionario de la RAE está previsto que incorpore las Chupa-Chup, Chupachús, Chupa-Chups como derivación de la marca original Chupa Chup. Y si consultamos la marca en la web de la OEPM encontramos que han solicitado la renovación de la marca(por 10 años más) el 1 de Julio de 2014. ¿Estaremos llegando a la vulgarización de esta marca?

Imagen: _boris via photopin cc

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